Poder Judicial De La Nación CAUSA N° 5833/2003 –

poder judicial de la nación causa n° 5833/2003 – s.i. – karadajiyan lobov paulina valeria c/ demelli oscar alberto s/nulidad de mar

Poder Judicial de la Nación
CAUSA N° 5833/2003 – S.I. – KARADAJIYAN LOBOV PAULINA VALERIA C/
DEMELLI OSCAR ALBERTO S/NULIDAD DE MARCA
Juzgado n° 7
Secretaria n° 13
En Buenos Aires a los 24 días del mes de abril de 2012, se reúnen los
jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal, para dictar sentencia en los autos mencionados en
el epígrafe y, de acuerdo con el orden de sorteo efectuado, la doctora
María Susana Najurieta dijo:
1. La sentencia de fs. 529/532 rechazó la demanda promovida por
Paulina Valeria Karadajiyan Lobov contra el señor Oscar Alberto
Demelli por nulidad de la solicitud Acta n° 2.337.135 (clase 38) y
solicitud Acta n° 2.337.136 (clase 41), correspondientes a la marca
mixta “OSCAR LA MOMIA DEMELLI”. Por otra parte, la sentencia hizo
lugar favorablemente a la acción por cese de oposición y declaró
infundada la oposición efectuada por don Oscar Alberto Demelli en
junio de 2000 a la solicitud presentada por Paulina Valeria
Karadajiyan de inscripción de la marca denominativa “LA MOMIA” por
Acta n° 2.280.351, en la clase 41 del nomenclador.
El señor juez ciñó su decisión a los conflictos marcarios entre las
partes y afirmó que las marcas solicitadas por el señor Demelli en
mayo del año 2001 no estaban afectadas por vicios ni se configuraba la
violación al art. 24, inciso ‘b’, de la ley 22.362, razón por la cual
la acción de nulidad debía ser desestimada. En cuanto a la acción de
levantamiento de la oposición, el a-quo ponderó que la solicitud de la
actora, presentada por Acta n° 2.280.351 el 11/4/2000 para el registro
de la marca “LA MOMIA”, correspondía a la clase 41 y era anterior en
el tiempo a las solicitudes pretendidas por el señor Demelli, que se
habían presentado en mayo de 2001 para la clase 38 del nomenclador
internacional. Asimismo, ponderó que la marca del demandado –“OSCAR LA
MOMIA DEMELLI”– era una marca figurativa que incluía el primer nombre
y el apellido del demandado, lo cual despejaba toda duda sobre la
confundibilidad de los signos. Consecuentemente, llegó a la conclusión
de que las marcas enfrentadas podían coexistir y ello conducía al
acogimiento de la pretensión relativa al levantamiento de la
oposición. Finalmente, impuso las costas del litigio en el orden
causado.
2. Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes. El recurso de la
actora, concedido a fs. 537, fue fundado mediante el memorial de fs.
548/557, que recibió la respuesta de fs. 561/563. La apelación de la
parte demandada, concedida a fs. 537, fue sostenida mediante el
memorial de fs. 544/547, que mereció la contestación de la actora de
fs. 564/570.
3. La parte actora solicita la revocación de la sentencia en cuanto ha
rechazado la acción de nulidad de marcas y en cuanto ha distribuido
las costas en el orden causado. Argumenta que el señor juez a-quo ha
enfocado erróneamente el litigio, pues es improcedente aislar el
conflicto marcario del enfrentamiento que tienen las partes en cuanto
a los derechos intelectuales. En este sentido, afirma que la sentencia
ha omitido circunstancias adjetivas relevantes, como son los
antecedentes sobre la creación del personaje “LA MOMIA” por don Martín
Karadajiyan y su utilización en el espectáculo desde la década de los
años sesenta, con mucha anterioridad al ingreso del señor Oscar
Demelli al show organizado por su padre, circunstancia que sucedió en
el año 1978, máxime considerando que no ingresó como luchador, sino
como asistente del espectáculo. Aduce que el hecho de haber tomado el
papel de ese personaje en algunas ocasiones no le da derecho a creerse
su autor y a registrar el signo como marca propia. Insiste en que el
demandado tenía claro conocimiento de que la marca “LA MOMIA”
pertenecía a su padre, como así también es indebido el uso del diseño
que integra las dos marcas impugnadas de nulidad, puesto que esa
figura aproxima el signo al personaje característico del show “Titanes
en el Ring”.
4. La parte demandada solicita la revocación de la sentencia en cuanto
ha hecho lugar a la demanda por levantamiento de la oposición deducida
ante la solicitud de registro Acta n° 2.280.351 en la clase 41.
Argumenta que el juez ha aislado equivocadamente el conflicto marcario
respecto del litigio relativo a la explotación del personaje que
actuaba, y que es una idea creada por el señor Demelli. Niega la
posibilidad de que los signos enfrentados coexistan pues son
fuertemente confundibles desde el plano ideológico o conceptual y
porque tiene derecho a la exclusividad de sus marcas, que fueron
concedidas por el I.N.P.I. Estima que sus derechos patrimoniales se
verían fuertemente disminuidos si su parte está impedida de registrar
como marca los vocablos “LA MOMIA” desprovistos de aditamentos.
5. Tanto la actora como el demandado reprochan a la sentencia omitir
toda consideración sobre los derechos intelectuales concernientes al
personaje “LA MOMIA”, que integraba el espectáculo organizado y
llevado a la notoriedad por don Martín Karadajiyan, padre de la actora
Paulina Valeria Karadajiyan Lobov.
Entiendo que sobre el punto y sobre la relevancia de esa cuestión en
este litigio, ambas partes incurren en una argumentación confusa, pues
no están en discusión los derechos de la heredera de Martín
Karadajiyan sustentados en el art. 5° de la ley 11.723, sino ciertos
derechos de propiedad industrial vinculados a tres registros, dos de
ellos concedidos a favor de Oscar Alberto Demelli (“OSCAR LA MOMIA
DEMELLI”, marca mixta, Acta n° 2.337.135 en clase 38, concedida bajo
el n° 2.097.735 y Acta n° 2.337.136, clase 41, concedida por registro
n° 2.395.182 en el curso de este proceso), y la solicitud pretendida
por la actora por Acta n° 2.280.351 (marca denominativa “LA MOMIA”,
para la clase 41 del nomenclador, con oposición del señor Demelli, que
se pretende levantar en este litigio).
A pesar de que ambos regímenes de protección no se confunden (conf.
sentencia de Sala II de esta Cámara, causa “O.de Y. de F. c/M.F.M.”
del 29/4/69, publicada en La Ley t.135-p.546), es innegable que pueden
interactuar y tener incidencia en cuanto a la prelación de uso (conf.
esta Sala, causa 2669/99 “Bonfiglioli”, fallada el 16/10/03, voto del
Juez Francisco de las Carreras, que compartimos los restantes vocales
del Tribunal; esta Sala, causa 944/04 fallada el 10/11/2011), como así
también a la configuración de indicios sobre la buena fe de los
sujetos involucrados.
En este litigio, las solicitudes que la actora impugnó por nulidad
fueron presentadas el 3/5/2001 –Acta n° 2.337.135 para la clase 38,
fs. 410, y Acta n° 2.337.136 para la clase 41, fs. 412–, razón que me
conduce a tratar en primer lugar los agravios del demandado que
conciernen al levantamiento de su oposición formulada a la solicitud
de fecha anterior, Acta n° 2.280.351 del 11/4/2000, marca “LA MOMIA”,
pedida por la señora Paulina Valeria Karadajiyan Lobov.
6. Destacaré algunas circunstancias relevantes que forman el contexto
particular de este conflicto. Consta en este expediente que el señor
Martín Karadajiyan solicitó diversas marcas “LA MOMIA”, tanto
denominativas como mixtas, en las clases 38 y 41 del nomenclador, las
que aparecen abandonadas por resoluciones posteriores al fallecimiento
del titular (fs. 21). Obtuvo, asimismo, el registro del conjunto “LA
MOMIA” en clases 9, 25, 28, 24, 5, 29, 30, 32, las que no aparecen
renovadas a su vencimiento, entre los años 1995 y 1999 (conf. fs. 30).
El 11/4/2000, la señora Paulina Valeria Karadajiyan Lobov presentó el
Acta n° 2.280.351 para el registro de la marca denominativa “LA MOMIA”
en clase 41, solamente para “Espectáculos de destreza física y/o
lucha. Presentaciones”. El 21 de junio de ese año el señor Oscar
Demelli presentó oposición, con el argumento de que ése es el nombre
con que el oponente es conocido pública y artísticamente a través de
presentaciones en el ámbito de la lucha o el catch, con notoria
difusión periodística y televisiva, y representaciones en tal carácter
con “troupes” de terceros y también propias (fs. 409). Destaco que las
solicitudes marcarias del señor Demelli (“OSCAR LA MOMIA DEMELLI”) son
de fechas posteriores al Acta n° 2.280.351.
La posición del señor Demelli consistió en sostener que “LA MOMIA” es
su seudónimo y que la identificación que se produce ha alcanzado
notoriedad periodística y televisiva.
7. Esta posición no está fundada. La cualidad de notoriedad no surge
de ninguna manera de la prueba producida. Más aún: tampoco existe
prueba convincente sobre la identificación de Oscar Demelli con el
seudónimo de “LA MOMIA”. Por el contrario, si descarto las constancias
contradictorias o cuya autenticidad ha sido negada –y que no fueron
objeto de otra prueba en el curso del procedimiento–, resulta que el
empresario del espectáculo, organizador y también luchador era Martín
Karadajiyan, que él asignaba los roles a cubrir por los otros
luchadores, que Demelli ingresó al equipo como secretario del señor
Karadajiyán, con trabajos en la oficina, que ocasionalmente hacía de
“La Momia”, pero este último también era un personaje interpretado por
Figueroa (fs. 222), como antes lo había sido por Ivanoff “el gitano”.
Otro testigo afirmó que Demelli decía que él había creado el personaje
de “La Momia”, pero el testigo Figueroa, cuyos dichos fueron
reconocidos por la parte actora, sostuvo que Demelli ingresó a la
troupe recién en 1977 y que no tenía concurrencia asidua al gimnasio
(fs. 223).
La parte actora ha sostenido que lo característico del personaje de
“LA MOMIA” era el misterio que rodeaba a su persona: un luchador
sordomudo, de identidad desconocida; por tanto, nadie puede atribuirse
una identificación que no existió. Considero que estas afirmaciones
están demostradas en el expediente.
El propio demandado ha reconocido estas notas (fs. 177 vta.) y no
puedo considerar justificada su oposición sobre la base de un supuesto
seudónimo que no se le atribuía al tiempo que interesa en este
litigio. Sin duda, el seudónimo puede merecer protección desde la
óptica de los derechos marcarios, pues es un nombre ficticio elegido
por una persona para designarse en un cierto orden de relaciones. Si
con esa identificación ha adquirido fama y notoriedad, de modo que así
es conocido en el ámbito público, ese carácter distintivo merece
protección en la medida de esa trascendencia (conf. doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo del 3/9/81, “Do
Nascimento Edson A. c. Pistolare Roberto”, La ley 1981-D-544). Sin
embargo, la prueba no favorece la protección del señor Demelli, pues
en modo alguno encuentro constancias de esa identificación entre “LA
MOMIA” y su persona.
Esta conclusión conduce al rechazo del recurso de la parte demandada y
a la confirmación de la sentencia en cuanto declara infundada la
oposición deducida por Demelli contra el Acta n° 2.280.351.
8. En este contexto debo tratar el recurso de la parte actora que
insiste en la nulidad de las marcas solicitadas –al día de hoy,
registradas– por su contrario.
Se trata de dos marcas mixtas “OSCAR LA MOMIA DEMELLI” (con el diseño
que aparece a fs. 178 y consta en las fotocopias de los expedientes
administrativos), a saber: Acta n° 2.337.135 para clase 38, concedida
bajo el n° 2.097.735 en el año 2006, y Acta n° 2.337.136 para clase
41, concedida bajo el n° 2.395.182. Estas Actas fueron publicadas el
13/6/2001 y fueron objeto de un “llamado de atención” por parte de la
señora Paulina Karadajiyan Lobov en octubre de 2002 (fs. 34 y 36).
La acción de nulidad se fundó en el art. 24, inc. ‘b’, ley 22.362:
“Son nulas las marcas registradas: … b) por quien, al solicitar el
registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un
tercero;…”.
Ahora bien: en el año 2001 es de toda evidencia que el demandado debía
conocer que Paulina Valeria Karadajiyan Lobov reclamaba derechos
intelectuales sobre el personaje “LA MOMIA” y pretendía derechos de
propiedad industrial en virtud de la solicitud anterior presentada en
el año 2000 por Acta n° 2.280.351. En ese contexto logró registrar su
signo que es una marca mixta, compuesta por el elemento denominativo
que integra dentro del texto a los vocablos “LA” y “MOMIA”, precedidos
por el nombre de pila “OSCAR” y seguido por su apellido “DEMELLI”. A
ello se agrega un dibujo que consiste en una cierta representación
figurativa de una momia. El demandado formó, pues, un signo que
integra con su nombre y apellido y que adquiere carácter distintivo
con tales aditamentos.
En cuanto al diseño que acompaña a los elementos denominativos, no es
evidente que se trata de una copia servil de “LA MOMIA” del
espectáculo de don “Martín Karadagián”. En efecto, el dibujo es una
figura estática de perfil y enguantada, que no se vincula
necesariamente con un personaje conocido esencialmente en movimiento y
captado en fotos en diversas posiciones artísticas según las
exigencias de la representación. Por lo demás, la parte actora ha
manifestado claramente que el personaje típico de “Titanes en el Ring”
de Martín Karadajiyan “nunca usó guantes” (fs. 231/240 e imágenes de
fs. 57 y 58 entre muchas otras).
Mi conclusión, tras un exhaustivo análisis de las constancias de la
causa, es que el señor Demelli se creyó con derechos intelectuales
sobre uno de los personajes del espectáculo de “Martín Karadagián” y
actuó con convencimiento sobre su derecho. Considero que su posición
fue equivocada pero, desde la óptica de su interés legítimo al
registro de un signo distintivo como marca, reclamó y obtuvo un
registro que objetivamente tiene elementos distintivos que alejan el
riesgo de confusión respecto de la marca solicitada con anterioridad
por la señora Paulina Karadajiyan Lobov. En cuanto al punto de vista
subjetivo, no son evidentes sus propósitos “usurpadores” al tiempo de
solicitar sus registros en mayo de 2001.
El conflicto marcario que debo resolver consiste en establecer si
pueden coexistir en la clase 41 del nomenclador, la marca denominativa
“LA MOMIA” de titularidad de la actora, y la marca “OSCAR LA MOMIA
DEMELLI” (mixta y con diseño), de titularidad de Oscar Alberto
Demelli. En las particularidades fácticas del expediente, a lo que
añado el criterio restrictivo con que debe apreciarse una nulidad de
registro (conf. Bertone/Cabanellas de las Cuevas, Derecho de marcas,
tomo 2, editorial Heliasta, 2da. edición, Buenos Aires, 2003, p. 225),
mi respuesta es afirmativa, en el sentido de admitir la presencia de
las marcas del demandado, tal como le fueron concedidas.
Aun cuando parezca sobreabundante, insisto en que en este litigio sólo
se admite el derecho de la parte demandada a usar y explotar sus
marcas (Acta n° 2.337.135 concedida en clase 38 y Acta n° 2.337.136
concedida en clase 41) tal como le han sido concedidas, es decir, sin
fragmentaciones parciales sino como un conjunto de elementos
inescindibles que incluyen el nombre y apellido de don Oscar Demelli.
Esta conclusión conduce al rechazo del recurso de la parte actora.
Por lo expuesto, expreso mi voto en el sentido de desestimar los
recursos de la parte actora y de la parte demandada, confirmando la
sentencia apelada por los fundamentos desarrollados en los
considerandos precedentes. En atención a la clara configuración de
vencimientos recíprocos, propicio distribuir las costas de ambas
instancias por su orden con fundamento en el art. 71 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación. Así voto.
El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.
___________________________________
En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente,
el Tribunal RESUELVE: desestimar los recursos de la parte actora y de
la parte demandada, confirmando la sentencia apelada por los
fundamentos desarrollados en los considerandos precedentes. En
atención a los vencimientos recíprocos, las costas de ambas instancias
se distribuyen por su orden con fundamento en el art. 71 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Intervienen únicamente los jueces firmantes por hallarse vacante la
restante vocalía (art. 109 R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse los autos.
María Susana Najurieta - Francisco de las Carreras.